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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 agosto 2019, n. 21402, ha affermato che l’accoglimento, da parte dell’European Patent Office (EPO), di una limitazione avente ad oggetto un brevetto europeo rilasciato per l’Italia ha effetto retroattivo a far data dal giorno del deposito della domanda del brevetto medesimo. Nel caso de quo, il Tribunale di Milano ha accolto una domanda di declaratoria di nullità della frazione italiana di un brevetto europeo avente ad oggetto un termometro ad infrarossi proposta da una società per azioni, e contestualmente ha rigettato – a causa della mancanza di novità – la domanda riconvenzionale proposta dall’opponente per la contraffazione derivante dalla produzione e commercializzazione di un altro termometro ad infrarossi attraverso un noto marchio. Avverso il provvedimento, l’opponente ha proposto appello presentando l’accoglimento da parte dell’Ufficio Europeo dell’istanza di limitazione del brevetto. La Corte di Appello di Milano, considerato il nuovo elemento, ha rigettato la domanda di accertamento della proponente, ma allo stesso tempo ha respinto le pretese di tutela dell’opponente a causa dell’eliminazione del prodotto dal mercato già dal 2008, ovvero anteriormente alla decisone dell’Ufficio Europeo. Contro tale decisione, l’opponente ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione degli artt. 105-ter e 69, comma 2 C.B.E., nonché l’omissione di un fatto decisivo e degli artt. 132, comma 2, n. 4, 112 e 2909 c.p.c. La Suprema Corte – accogliendo soltanto il primo motivo di ricorso – ha sottolineato come ai sensi degli artt. 105-bis e 105-ter C.B.E. il brevetto, su richiesta del titolare, può essere limitato con efficacia in tutti gli stati contraenti in cui è stato concesso in caso di consenso dell’European Patent Office. In forza dell’art. 69, comma 2 C.B.E., l’approvata limitazione del brevetto determina retroattivamente la protezione che il titolare avrebbe avuto se il brevetto fosse nato con la restrizione accordata. Tale normativa deve essere applicata anche ai brevetti rilasciati per l’Italia ai sensi dell’art. 56, comma 1, d.lgs. n. 30/2005.